La ventaja de ser Messi

El TJUE (Sala Décima) desestimó el recurso de casación planteado por la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) en los asuntos acumulados C-449/18 P y 474/18 P por el uso de la marca de la Unión “MESSI” por parte del astro argentino.

Cuando el jugador del FC Barcelona solicitó el registro de la marca de la Unión “MESSI” (08/08/2011) al amparo del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la [marca de la Unión Europea] para “Aparatos e instrumentos de salvamento”; “Prendas de vestir, calzados y artículos de sombrerería” y “Artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases” con el siguiente logo:

Frente al registro solicitado por Lionel Messi se planteó oposición por el titular de la mercantil “MASSI” (31/10/2003), marca registrada para: “Prendas de vestir, calzados y artículos de sombrerería para la práctica del deporte” y también la marca denominativa “MASSI” (27/11/1996) relativa a “Cascos para ciclistas, trajes de protección contra los accidentes, dispositivos de protección personal contra accidentes” y “Guantes para bicicleta, refuerzos protectores para hombros, codos y rodillas”.

El oponente alegó el art. 8.1 del citado Reglamento, con el siguiente tenor:

Mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca:
b)      cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

Con fecha 09/08/2013 la División de Oposición estimó la oposición planteada, la cual fue recurrida por la representación de Messi ante la Primera Sala de Recurso de la EUIPO, la cual fue desestimada por entender, como la División de Oposición, que existe un riesgo de confusión en el público al tratarse de dos marcas de la Unión prácticamente idénticas, pues sólo varía una vocal y la doble “S” es un elemento de confusión en un consumidor medianamente informado y diligente. Además de ello, el ámbito de protección solicitado es prácticamente idéntico, al compartir categoría conforme a la clasificación de Niza.

Recurrida ante el Tribunal General tal resolución al entender que no existe riesgo de confusión por tratarse de un nombre de fama mundial asociado indisolublemente a la persona del jugador argentino, y por, además tratarse de ropa deportiva de disciplinas dispares, como el fútbol (MESSI) y el ciclismo (MASSI), la misma fue estimada y esta, a su vez, recurrida por la parte adversa y por la EUIPO ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

La EUIPO entiende que el riesgo de confusión no puede exigirse para todo el público, siendo suficiente que el mismo exista respecto de una parte no desdeñable del público. Frente a ello, la resolución recurrida (apartado 54) señala que: siendo posible que algunos consumidores nunca hubieran oído hablar de Lionel Messi o no recordaran haberlo hecho, no podría considerárseles por ello consumidores medios normalmente atentos, informados y perspicaces que compran artículos o prendas de vestir deportivos. En el apartado 75 abunda la sentencia del Tribunal General indicando que la fama de Messi es tal que resulta poco probable que un consumir normalmente informado no asocie el nombre del crack barcelonista con una marca de ropa deportiva con su apellido.

Señala el TJUE (44) que es pacífica la jurisprudencia del Tribunal sobre que “la existencia de un riesgo de confusión por parte del público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del asunto concreto” (sentencia de 04/03/2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory, C‑328/18 P, apartado 57 y jurisprudencia citada) y que (45) “la similitud gráfica, fonética o conceptual de los signos en conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por estos, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes” (sentencia de 28/02/2019, Groupe Léa Nature/EUIPO, C‑505/17 P, no publicada, apartado 36 y jurisprudencia citada). Además de ello, señala el TJUE (47) que la notoriedad del solicitante de registro influirá a la hora de valorar el riesgo de confusión (sentencia de 24/06/2010, Becker/Harman International Industries, C‑51/09 P, apartado 37).

Se alega por el titular de la marca “MASSI” que en determinados países europeos como Bulgaria los consumidores no pueden leer Messi al utilizar el alfabeto cirílico o como Lituania donde el fútbol es un deporte minoritario. No obstante, como observó el Tribunal General, la fama de Messi trasciende lo puramente futbolístico, siendo uno de los deportistas más reconocidos a nivel planetario y por ello, pese a la evidente similitud entre ambas marcas de la Unión, no existe un riesgo de confusión entre una y otra por la propia e incuestionable notoriedad del futbolista argentino; ventajas de ser Leo Messi.

Enlace a la resolución: https://cutt.us/tufFO

Enlace a comunicado de prensa: https://clck.ru/R4Yti