Derecho marcario vs competencia
La propia Google define las palabras clave como:“las frases que elige para determinar cuándo y dónde debe aparecer su anuncio. Estas se relacionan con los términos que buscan los usuarios o con el contenido web que ven. Al seleccionar palabras clave que estén muy relacionadas con sus anuncios, será más fácil llegar a los clientes que busquen lo que ofrece su negocio”, unas condiciones que modificó a nivel europeo con fecha 04/08/2020 señalando que:
Con el fin de aparecer entre los enlaces patrocinados de Google, los anunciantes introducen palabras clave en sus anuncios. En Europa, la cuestión de quién está autorizado a emplear términos que son marcas registradas como palabras clave ha suscitado cierta controversia. Siempre hemos creído que los usuarios reciben un mejor servicio si los anuncios que mostramos son los más pertinentes e informativos y que, cuando realizan búsquedas, les resulta ventajoso recibir una mayor cantidad de información.
Hemos defendido nuestra postura en una serie de pleitos judiciales que han terminado por llegar al Tribunal de Justicia Europeo. Finalmente, el Tribunal la ha avalado. Según el fallo, Google no ha infringido la ley de marcas registradas autorizando a los anunciantes a pujar por palabras clave correspondientes a marcas registradas de terceros. Además, el Tribunal ha dictaminado que los anunciantes pueden utilizar de forma legítima la marca registrada de un tercero como palabra clave para activar sus anuncios.
Hoy queremos anunciar un cambio importante en nuestra política de marcas registradas para publicidad. A partir de ahora, cualquier empresa que se anuncie en Google en Europa podrá utilizar términos que sean marcas registradas como palabras clave. Si, por ejemplo, un usuario introduce la marca registrada de un fabricante de televisión, podrá ver anuncios de vendedores de dicha marca, al igual que de compra-venta de televisores que la incluyan e incluso anuncios de otros fabricantes que sean relevantes para la búsqueda.
(…)
Aquellos propietarios de marca que consideren que un anuncio de un tercero en Europa confunde a los usuarios acerca del origen de los productos y servicios anunciados cuando se muestra junto a su marca registrada podrán notificarlo a Google. En caso de que Google esté de acuerdo con que el anuncio específico pueda confundir a los usuarios en cuanto al origen de los bienes y servicios anunciados, el anuncio será retirado.
En las condiciones del servicio, la citada compañía señala sobre la retirada de contenido:
Si tenemos razones suficientes para creer que alguno de tus contenidos (1) incumple estos términos, o bien las políticas o los términos adicionales específicos de los servicios; (2) infringe la legislación aplicable; o (3) podría dañar a nuestros usuarios, a terceros o a Google, nos reservamos el derecho de retirar parte o la totalidad de dicho contenido de acuerdo con la legislación aplicable. Algunos ejemplos son: la pornografía infantil, el contenido que facilita el tráfico de personas o el acoso, y el contenido que infringe los derechos de propiedad intelectual de otro individuo.
Para la resolución de conflictos se hace remisión a los tribunales del cliente, salvo cuando se trata de un consumidor, en cuyo caso podrá también acogerse al procedimiento de resolución de litigios en línea de la Comisión Europea.
Resultan de aplicación el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea; los artículos 6.1.b), 7, 34 y 41 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.; y el artículo 1.104 del Código Civil y la jurisprudencia que los interpreta, la cual, siguiendo la senda marcada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en resoluciones como las de 03/03/2016 (asunto C 179/15) y 06/02/014 (asunto C-65/12) ha marcado que el derecho de marca, como todos, no es absoluto, sino que presenta unas limitaciones (Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Auto de 03/10/2018 y Sentencia 105/2016 de 26 de febrero), entendiéndose infringido cuando “…el uso de la marca ajena se haga a título de marca, es decir con el fin de identificar un determinado producto o servicio. Es decir, se pueden utilizar marcas registradas como palabras clave para mostrar enlaces patrocinados siempre y cuando se cumplan con una serie de requisitos:
- que el uso de la marca no menoscabe ni la función indicadora del origen de la marca, ni su función económica;
- que resulte claro para un usuario medio de internet que los productos o servicios publicitados no proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada; y de no ser así, se indique bajo qué circunstancia se venden productos de una determinada marca a través de una página web distinta a la «oficial».
Según declaró el TJUE en el caso Interflora:
1) Los artículos 5, apartado 1, inciso a, de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, inciso a, del Reglamento (CE) 40/94 sobre la marca comunitaria, deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca está facultado para prohibir que un competidor haga publicidad (a partir de una keyword idéntica a esa marca que el competidor seleccionó en el marco de un servicio de referenciación en Internet sin el consentimiento del titular) de productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada, cuando dicho uso pueda menoscabar una de las funciones de la marca. Este uso: » – Menoscaba la función de indicación de origen de la marca cuando la publicidad mostrada a partir de la palabra clave no permite o permite difícilmente al consumidor normalmente informado y razonablemente atento determinar si los productos o servicios designados por el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa vinculada económicamente a éste, o si, por el contrario, proceden de un tercero; »- En el marco de un servicio de referenciación de las características del que se trata en el litigio principal, no menoscaba la función publicitaria de la marca, y »- Menoscaba la función de inversión de la marca si supone un obstáculo esencial para que dicho titular emplee su marca para adquirir o con- servar una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel.
»2) Los artículos 5, apartado 2, de la Directiva 89/104, y 9 apartado 1, inciso c, del Reglamento Nº. 40/94 deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca de renombre está facultado para prohibir que un competidor haga publicidad a partir de una palabra clave correspondiente a dicha marca que el mencionado competidor seleccionó en el marco de un servicio de referenciación en Internet sin el consentimiento del citado titular, cuando de ese modo el competidor obtiene indebidamente provecho del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca (parasitismo), o cuando dicha publicidad menoscaba su carácter distintivo (dilución) o su notoriedad (difuminación).
»En particular, una publicidad realizada a partir de esa palabra clave menoscaba el carácter distintivo de la marca de renombre (dilución), si contribuye a que dicha marca se desnaturalice transformándose en un término genérico.
»En cambio, el titular de una marca de renombre no está facultado para prohibir, concretamente, publicidad mostrada por sus competidores a partir de palabras clave correspondientes a dicha marca y que proponga una alternativa frente a los productos o a los servicios del titular de dicha marca, sin causar una dilución o una difuminación y sin menoscabar por lo demás las funciones de la mencionada marca de renombre» .
La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas confiere en su artículo 34 -por la mera inscripción- un derecho de uso exclusivo a su titular, para así permitir que los consumidores asocien un producto o servicio a un origen empresarial o profesional determinado.
La STS de la Sala 1ª, de 26 de febrero de 2016 -siguiendo las Sentencias del TJUE 12/07/ 2010 (asunto C-324/09), «L ‘ Oréal S.A. y otros c. eBay International AG y otros»; de 22/09/2011 (asunto C-323/09) «Interflora»; de 25.3.2010 «Die BergSpechte; de 23/03/2010 (asuntos acumulados C-236/08 – C-237/08 y C-238/08) «Google France y Google»- determina que:
(…) en el supuesto de autos en el que la aparición de la junto al anuncio de la demandada MERIDIANO IDIOMAS, S.L.U. de su página web www.estacioninglesa.es al que remite el enlace patrocinado en el que el término PUEBLO INGLES es utilizada como palabra clave o keyword propone una alternativa a los servicios ofrecidos por las actoras sin ofrecer una imitación de tales servicios, sin causar una dilución de la marca y sin menoscabar sus demás funciones de la marca puesto que, como concluye la sentencia del Tribunal de Marcas Español de 27 de junio de 2013:
a) No se atenta contra la función publicitaria de la marca, pues el Tribunal de Justicia ha declarado (sentencia Google France y Google) que el uso de un signo idéntico a una marca ajena, en el marco de un servicio de referenciación en Internet como ‘Adwords’ no puede menoscabar esta función de la marca.
b) No se ve afectada la función esencial de la marca, cual es la de garantizar a los consumidores la procedencia del producto (función de indicación de origen), en tanto, de un lado, el signo seleccionado como palabra clave no aparece en el anuncio, y, de otro, la redacción y forma de aparición de dicho anuncio (bajo el titulo anuncio, a la derecha de los resultados naturales de la búsqueda) sí permite al internauta normalmente informado y razonablemente atento determinar que los productos anunciados proceden de un tercero y no del titular de la marca (…)
c) La forma de presentación del anuncio no sugiere la existencia de vínculo alguno entre el anunciante y el titular de la marca (…)
Sobre la cuestión del empleo por la demandada como palabras clave (‘keyword advertising’) en el marco de un servicio remunerado de referenciación en Internet, de signos que corresponden con marcas registradas ajenas, sin contar con autorización del titular se pronunció el Juzgado de lo Mercantil y de Marca Comunitaria nº1 de Alicante en sentencia nº 169/2013 de fecha 31 de octubre de 2013 ( asunto ORONA ) con cita de otra anterior de 26 de junio de 2013 (asunto MASALTOS), sentencia confirmada por el Tribunal Supremo en sentencia de fecha 15 de febrero de 2017 antes citada que, después de hacer un análisis exhaustivo de la doctrina del Tribunal de Justicia concluye que » Frente al parecer de la actora, no basta el mero uso de la marca ajena como palabra clave para afirmar que se ha producido quiebra de esa función, sino que es preciso verificar si: (a) el anuncio sugiere la existencia de un vínculo económico entre el anunciante (aquí CITYLIFT) y el titular de la marca (ORONA) o (b) si el anuncio es tan impreciso sobre el origen de los productos (aquí ascensores, elevadores, y su mantenimiento y reparación)que un internauta no pude determinar, sobre la base del enlace promocional y del mensaje comercial que lo acompaña, si el anunciante (aquí CITYL1FT ) es un tercero para el titular de la marca (aquí ORONA ) o si, por el contrario, está económicamente vinculado a éste, y ello teniendo en cuenta que ‘el público pertinente está compuesto por internautas normalmente informados y razonablemente atentos, Por consiguiente, el hecho de que algunos internautas hayan podido tener dificultades para captar que el servicio prestado por M & S es independiente del que proporciona Interflora no basta para declarar un menoscabo de la función de indicación del origen.(Sentencia asunto Interflora, apartado 50) Del análisis del anuncio antes reproducido, se comparte la conclusión mantenida por la demandada, y no se puede afirmar la infracción denunciada (…)
Durante algún tiempo se planteó la posibilidad de complementar la reclamación del derecho marcario y, a la par, una denuncia por competencia desleal. Al efecto, la Sentencia del Tribunal Supremo 541/2017, de 15 de febrero determina:
TERCERO.- Decisión de la sala. Complementariedad relativa de la normativa sobre marcas y la normativa sobre competencia desleal.
1.- La normativa sobre marcas y la normativa sobre competencia desleal cumplen funciones diferentes.
Mientras que la primera protege un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial, un derecho de exclusiva generador de un ius prohibendi en su titular, la segunda protege el correcto funcionamiento del mercado, de modo que la competencia se realice por méritos o por eficiencia de las propias prestaciones y no por conductas desleales.
No obstante lo anterior, la Ley de Marcas, al proteger los signos que permiten identificar el origen empresarial de los productos y servicios, contribuye también a mantener el correcto funcionamiento del mercado, al excluir el error en las decisiones de adquisición de bienes o contratación de servicios.
2.- La coexistencia entre una y otra normativa se caracteriza por lo que se ha venido en llamar una «complementariedad relativa». En la última de las sentencias en que la sala se ha pronunciado sobre esta cuestión, la 450/2015, de 2 de septiembre, con recapitulación de lo declarado en anteriores sentencias, afirmamos:
«La jurisprudencia sobre la relación entre las normas que regulan los derechos de exclusiva de propiedad industrial y las de competencia desleal, sigue el denominado principio de complementariedad relativa ( Sentencias 586/2012, de 17 de octubre , y 95/2014, de 11 de marzo ).
»Partiendo de la distinta función que cumplen las normas de competencia desleal y las de marcas, el criterio de la complementariedad relativa sitúa la solución entre dos puntos: de una parte, la mera infracción de estos derechos marcarios no puede constituir un acto de competencia desleal; y de otra, tampoco cabe guiarse por un principio simplista de especialidad legislativa, que niega la aplicación de la Ley de Competencia Desleal cuando existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares y estos pueden activar los mecanismos de defensa de su exclusiva ( Sentencia 586/2012, de 17 de octubre ).
»»Como se ha dicho en la doctrina, el centro de gravedad de la realidad radica en los criterios con arreglo a los cuales han de determinarse en qué casos es procedente completar la protección que dispensan los sistemas de propiedad industrial con el sometimiento de la conducta considerada a la Ley de Competencia Desleal.
»De una parte, no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas (en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos). De ahí que haya que comprobar si la conducta presenta facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria.
»De otra, procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria.
»Y, en última instancia, la aplicación complementaria depende de la comprobación de que el juicio de desvalor y la consecuente adopción de los remedios que en el caso se solicitan no entraña una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia marcaria. Lo que no cabe por esta vía es generar nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que expresamente está admitido» (Sentencia 95/2014, de 11 de marzo ).
»En este sentido concluíamos en la Sentencia 586/2012, de 17 de octubre , al afirmar: «(e)n definitiva, la procedencia de aplicar una u otra legislación, o ambas a la vez, dependerá de la pretensión de la parte actora y de cual sea su fundamento fáctico, así como de que se demuestre la concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos que han de darse para que puedan ser calificados como infractores conforme alguna de ellas o ambas a la vez»».
5.- Para llegar a la conclusión de que el criterio mantenido por el tribunal de apelación infringe la doctrina de la complementariedad relativa tiene especial importancia la doctrina contenida en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 22 de septiembre de 2011, caso Interflora Inc. y otros contra Marks and Spencer plc y otros , asunto C-323/09 . Esta sentencia, bajo el epígrafe «[e]l provecho obtenido indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca (parasitismo)», con cita de otras sentencias anteriores, declara que un anunciante que haya seleccionado, en el marco de un servicio de referenciación en Internet, una palabra clave correspondiente a una marca ajena, pretende que los internautas que introduzcan esa palabra como término de búsqueda no solo pulsen en los enlaces procedentes del titular de dicha marca que aparezcan en la lista de resultados, sino también en el enlace promocional del citado anunciante.
6.- Tras todo lo anterior, el apartado 91 afirma:
«En cambio, cuando la publicidad que aparezca en Internet a partir de una palabra clave correspondiente a una marca de renombre proponga una alternativa frente a los productos o a los servicios del titular de la marca de renombre sin ofrecer una simple imitación de los productos o de los servicios del titular de dicha marca, sin causar una dilución o una difuminación y sin menoscabar por lo demás las funciones de la mencionada marca, procede concluir que este uso constituye, en principio, una competencia sana y leal en el sector de los productos o de los servicios de que se trate y, por lo tanto, se realiza con «justa causa» en el sentido de los artículos 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra c), del Reglamento núm. 40/94 ».
(…)
Por tal razón, si consiguen superar el control propio de la Ley de Marcas, no es posible que esos mismos hechos constituyan competencia desleal por las mismas razones relevantes para realizar el enjuiciamiento de la licitud de su conducta con base en la normativa marcaria.
Conforme a lo anterior, para que pueda fijarse alguna sanción de las previstas en los artículos 32 y siguientes de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, en concreto (art. 4) “se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe”, y además (art. 6) “se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos.
El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica”. Otro tanto ocurrirá cuando se explote la reputación ajena (art. 12) o se lleven a cabo prácticas engañosas por confusión para los consumidores (art. 20), siempre que sean susceptibles de afectar al comportamiento económico de los consumidores y usuarios.
Respecto a Google, la Le 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, señala en su artículo 17 que los prestadores de servicios de la sociedad de la información que faciliten enlaces a otros contenidos o incluyan en los suyos directorios o instrumentos de búsqueda de contenidos no serán responsables por la información a la que dirijan a los destinatarios de sus servicios, salvo cuando tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información a la que remiten o recomiendan es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización y, sabiéndolo, no actúan con diligencia para suprimir o inutilizar el enlace correspondiente.
A tal efecto señala la norma que: “se entenderá que el prestador de servicios tiene el conocimiento efectivo a que se refiere el párrafo a) cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos, ordenado su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos, o se hubiera declarado la existencia de la lesión, y el prestador conociera la correspondiente resolución, sin perjuicio de los procedimientos de detección y retirada de contenidos que los prestadores apliquen en virtud de acuerdos voluntarios y de otros medios de conocimiento efectivo que pudieran establecerse”.
Conforme a lo anterior, en caso de que una resolución judicial determinase que el uso de determinados keywords en Google Adwords infringe la normativa comunitaria o nacional en materia de marcas y/o de competencia desleal, ésta vendría obligada a responder ante el titular del derecho marcario por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de su actitud. En el resto de casos, tal como marca la normativa y como ha señalado reiteradamente el TJUE, Google no tiene responsabilidad alguna en el uso de una marca registrada como keyword.
Las condiciones generales de Google señalan:
Google se rige por las leyes locales sobre marcas, por lo que los anuncios de Google Ads no pueden infringir los derechos de marcas de terceros. Reconocemos que los terceros pueden utilizar marcas de forma adecuada en determinadas situaciones, por ejemplo, en el caso de distribuidores que describen productos.
Si el titular de una marca envía una reclamación a Google sobre el uso de su marca en anuncios de Google Ads, la revisaremos y podremos aplicar ciertas restricciones al uso de la marca. Las siguientes políticas se aplican a las marcas utilizadas en los anuncios de texto de la Red de Búsqueda y son de aplicación cuando el titular de una marca envía una reclamación válida por uso de marca a Google.
Uso de marcas en el texto de los anuncios
En caso de que el titular de una marca envíe una reclamación, podremos restringir el uso de marcas en el texto de los anuncios.
Marcas como palabras clave
No investigamos ni restringimos el uso de marcas como palabras clave.
Política de marcas comerciales en la UE y la AELC
La política sobre el uso de marcas en el texto de los anuncios y la política sobre palabras clave se aplican a las campañas publicitarias orientadas a regiones de la Unión Europea y la Asociación Europea de Libre Comercio. No obstante, en caso de que recibamos una reclamación válida en estas regiones, llevaremos a cabo una investigación limitada para determinar si la combinación de una palabra clave concreta y un anuncio que incluye una marca confunde en cuanto al origen de los productos y servicios anunciados. Si la combinación de la palabra clave con el anuncio resulta confusa, la rechazaremos.
Los siguientes tipos de anuncios orientados a regiones de la UE y la AELC pueden usar una marca como palabra clave, siempre que la combinación de la palabra clave y el anuncio no sea confusa. A continuación se incluyen algunos ejemplos, aunque no es una lista exhaustiva:
Anuncios que usen un término de forma descriptiva o genérica en lugar de hacer referencia a la marca
Anuncios de productos o servicios de la competencia
Anuncios de venta de productos o servicios, piezas de repuesto o servicios o productos compatibles correspondientes a la marca
Anuncios de sitios web que proporcionen información sobre los productos o servicios de la marca
Solo en el caso de determinados formatos y extensiones de anuncio: anuncios que hagan referencia a la marca para proporcionar información adicional sobre los productos o servicios anunciados
Entre estas excepciones podría llamar la atención la posibilidad de usar una marca registrada como keyword para llevar a cabo Anuncios de productos o servicios de la competencia, pero dentro de los límites de “no confusión” delimitados por el TJUE y el Tribunal Supremo, hemos comprobado que es perfectamente posible.