El Tribunal Supremo y el límite del renombre: el caso “Diesel vs. Odisel” (STS 4213/2025, de 30 de septiembre)
La reciente Sentencia del Tribunal Supremo 4213/2025, de 30 de septiembre (ECLI:ES:TS:2025:4213), supone un pronunciamiento relevante en materia de propiedad industrial y protección de marcas renombradas. El caso enfrentó a la conocida firma italiana Diesel S.P.A. con la sociedad española Ohbuyshoes S.L., titular de la marca “Odisel”.
El litigio pone sobre la mesa cuestiones clásicas —riesgo de confusión, aprovechamiento indebido del renombre y nulidad de marca—, pero el interés principal radica en la interpretación que el Alto Tribunal realiza de la protección reforzada de las marcas renombradas tras la reforma de la Ley 17/2001, de Marcas, operada por el Real Decreto-ley 23/2018, que adaptó la normativa española a la Directiva (UE) 2015/2436.
1. Los hechos: Diesel contra Odisel
Diesel S.P.A., fundada en 1978, goza de un reconocimiento mundial como marca de moda denim y “casual premium”, presente en más de 80 países y con 26 tiendas propias en España. Es titular de la marca internacional denominativa “DIESEL”, registrada para productos de la clase 25 del nomenclátor (prendas de vestir, calzado y sombrerería).
Ohbuyshoes S.L., por su parte, es una empresa española creada en 2017, dedicada principalmente a la venta online de calzado a través de su web www.odisel.com, y titular de la marca española mixta “ODISEL”, también registrada en la clase 25.
Pese a la oposición de Diesel ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), el registro fue concedido. El organismo consideró que, aunque la marca italiana fuera notoria, las diferencias fonéticas y gráficas entre “Diesel” y “Odisel” evitaban el riesgo de confusión. La resolución fue confirmada en vía administrativa y judicial.
En 2019, Diesel interpuso demanda ante el Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Barcelona, reclamando la nulidad de la marca “Odisel” y la cesación en su uso por infracción de sus derechos. Alegaba riesgo de confusión, aprovechamiento indebido de su reputación y perjuicio a su distintividad, además de la infracción derivada del uso del dominio “odisel.com”.
2. Itinerario procesal
- Primera instancia: El Juzgado de lo Mercantil desestimó la demanda. Reconoció la notoriedad de Diesel, pero concluyó que no existía riesgo de confusión ni aprovechamiento indebido, destacando la diferencia conceptual y gráfica entre ambas marcas.
- Apelación: La Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) confirmó la desestimación. Consideró que los elementos gráficos y la sonoridad de “Odisel” minimizaban cualquier confusión posible. Añadió, además, que al tratarse de productos idénticos (ropa y calzado), no era necesario acudir al régimen de protección reforzada del renombre.
- Casación: Diesel interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación, alegando incongruencia, vulneración de tutela judicial efectiva y error en la valoración de la similitud entre signos. En casación, invocó la infracción de los artículos 6.1.b), 8.1 y 34.2 de la Ley de Marcas, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
3. La doctrina del Supremo: renombre, sí, pero no omnipotencia
El Tribunal Supremo, con ponencia del magistrado Rafael Sarazá Jimena, desestima todos los motivos del recurso y confirma la sentencia de la Audiencia Provincial. Sin embargo, su argumentación resulta particularmente interesante en varios planos doctrinales.
a) No hay incongruencia: el tribunal sí resolvió sobre el renombre
Diesel sostenía que la Audiencia no había valorado su alegación de “aprovechamiento indebido del renombre”, lo que generaría incongruencia omisiva. El Supremo rechaza este argumento: la Audiencia sí se pronunció, aunque de forma desfavorable. Entendió que, dada la identidad de productos, bastaba analizar el riesgo de confusión sin necesidad de acudir al refuerzo de protección de la marca renombrada.
El desacuerdo de Diesel con ese razonamiento no supone omisión, sino posible infracción legal, que debe examinarse en casación.
b) La marca renombrada merece mayor protección… pero no automática
El núcleo de la sentencia se centra en el artículo 34.2.c) de la Ley de Marcas, que permite al titular de una marca con renombre prohibir el uso de signos similares incluso para productos no idénticos, si con ello se obtiene una ventaja desleal del prestigio de la marca o se perjudica su distintividad.
El Supremo aclara que la protección reforzada no se excluye por existir identidad o similitud de productos —corrigiendo expresamente el error de la Audiencia—. Citando la jurisprudencia del TJUE (caso Davidoff, C-292/00), recuerda que el renombre otorga una defensa “al menos tan amplia” cuando los productos son idénticos.
Ahora bien, esa protección no opera de forma automática: el titular de la marca renombrada debe demostrar la existencia de una evocación o vínculo mental entre los signos que produzca transferencia de prestigio o aprovechamiento indebido.
c) No hay vínculo evocativo ni aprovechamiento desleal
Tras aplicar esta doctrina, el Tribunal concluye que no existe vínculo evocativo entre “Diesel” y “Odisel”.
Aunque ambas marcas coinciden en cuatro de sus seis letras, las diferencias gráficas y fonéticas son decisivas:
- “Diesel” se pronuncia en dos sílabas con diptongo (“dié-sel”), mientras que “Odisel” tiene tres (“o-di-sel”).
- La marca de Ohbuyshoes presenta un diseño gráfico distintivo, con color y tipografía propios, que le otorgan personalidad diferenciada.
- Conceptualmente, “Diesel” remite a un combustible o, por extensión, a la potencia industrial y el estilo urbano; “Odisel” es una palabra de fantasía, asociada a ideas marinas o mitológicas (“odisea”).
Además, el público objetivo y el posicionamiento de mercado son distintos: Diesel se dirige al consumidor de moda premium y transgresora, mientras que Odisel ofrece calzado económico y de estética naïf.
Esta falta de conexión impide apreciar tanto el aprovechamiento del renombre como el perjuicio por dilución o “aguamiento” de la marca. En palabras del Tribunal, no hay transferencia de imagen ni parasitismo reputacional.
4. Interdependencia y juicio de confusión
El Supremo aprovecha para reiterar los criterios de comparación entre signos que conforman el juicio de confusión, conforme a la doctrina del TJUE (Lloyd Schuhfabrik Meyer, Wolf Oil Corp., China Construction Bank):
- El examen debe ser global, considerando los planos visual, fonético y conceptual.
- En marcas mixtas, los elementos gráficos pueden ser determinantes, si son dominantes o distintivos.
- Las diferencias conceptuales evidentes pueden neutralizar las similitudes fonéticas.
Aplicando estos principios, concluye que las diferencias entre “Diesel” (marca denominativa simple) y “Odisel” (mixta y cromática) son tan acusadas que excluyen todo riesgo de confusión, incluso tratándose de productos idénticos.
5. Consecuencias prácticas del fallo
- Clarificación del alcance del renombre.
El Supremo corrige una confusión frecuente: la protección reforzada de la marca renombrada no se reserva a productos no similares; se aplica también —y con igual o mayor intensidad— cuando existe identidad. Pero su activación exige una prueba positiva del vínculo evocativo. - Reafirmación del análisis casuístico.
No basta con alegar coincidencias fonéticas o la fama de la marca previa. El tribunal exige una evaluación detallada de los factores visuales, conceptuales y de mercado. La interdependencia entre ellos sigue siendo la piedra angular del análisis. - Distintividad de los elementos gráficos.
En las marcas mixtas, el componente visual adquiere un peso creciente. El uso de tipografías o colores originales puede bastar para excluir el riesgo de confusión o de asociación, incluso con denominaciones parcialmente coincidentes. - Límites al “efecto halo” de las marcas de lujo.
La sentencia es también una advertencia frente al intento de las grandes marcas de extender su monopolio más allá de lo razonable. El renombre no convierte a la marca en omnipotente: la ley protege la distintividad, no el monopolio absoluto de las palabras que la componen.
6. Reflexión final
La STS 4213/2025 consolida la línea jurisprudencial del Tribunal Supremo en materia de equilibrio entre protección de la marca y libertad de competencia. Reconoce el valor del renombre, pero lo somete a un control de proporcionalidad y racionalidad.
En el fondo, el caso “Diesel vs. Odisel” ilustra una tensión permanente en el Derecho de marcas: ¿hasta dónde llega el prestigio como barrera de entrada? La respuesta del Supremo es clara: el renombre confiere un escudo, no una espada. Protege contra la apropiación del prestigio, pero no contra toda coexistencia en el mercado.
El fallo marca un precedente útil para abogados, emprendedores y juristas especializados. Confirma que la defensa eficaz de una marca requiere no solo notoriedad, sino coherencia estratégica, prueba de evocación y análisis comparativo sólido.
En un contexto digital donde los signos proliferan y la identidad visual se fragmenta, la sentencia invita a un enfoque más matizado, técnico y prudente de la protección marcaria.